Nous allons examiner la question de plus près pour mieux comprendre les zones d’ombre entre ces disciplines connexes.

August 30, 2018

Les discussions stratégiques préalables aux contentieux portant sur des questions de violation des brevets portent souvent sur des questions de responsabilité et de dommages, comme s’il s’agissait de deux concepts distincts, alors qu’en réalité, de nombreuses considérations se chevauchent. Les propriétaires de brevets et leurs avocats attendent souvent trop longtemps avant de s’attaquer à ces problèmes et à l’ensemble complexe de règles qui encadrent les circonstances dans lesquelles certaines actions en justice pourraient entraîner des dommages-intérêts importants. La diligence en matière d’évaluation des brevets est autant un exercice juridique qu’un exercice économique et financier. En gardant cette remarque à l’esprit, nous explorerons l’écart entre la responsabilité et les dommages-intérêts, en nous intéressant tout particulièrement aux limites temporelles sur les dommages-intérêts, les limitations de marquage et de notification, les droits de tiers et l’interdiction de réparations multiples.

Limites temporelles sur les dommages-intérêts

La loi sur les brevets, 35 U.S.C. Section 286, stipule que, sauf disposition contraire de la loi, « aucune réparation ne pourra être recherchée pour des violations commises plus de six ans avant le dépôt d’une plainte principale ou d’une demande reconventionnelle pour infraction ». Cette limite temporelle n’est pas une limite sur la base de laquelle les titulaires de brevets peuvent entamer des poursuites, mais plutôt une limitation du délai de réparation. Cette politique vise à empêcher les propriétaires de brevets de s’asseoir sur leurs revendications pendant que la valeur des dommages-intérêts demandés ne cesse de croître.

Bien qu’il soit rare que des infractions commises par des concurrents restent impunies pendant de nombreuses années, on peut s’attendre à ce qu’une petite société ou qu’un inventeur indépendant tarde à entamer des poursuites, rebuté par les risques et les coûts inhérents au processus de litige. Même si un défendeur avait obtenu des millions de dollars de recettes de la vente d’un produit contrefait sept ans ou plus auparavant, la Section 286 pourrait interdire ces demandes de réparation. Cette question est particulièrement importante pour les inventeurs dans des secteurs de haute technologie, où il peut être difficile d’identifier une violation historique et où la technologie présente un degré élevé d’obsolescence technique (par exemple, fabrication et télécommunications de haute technologie). Par exemple, cela peut être dû au fait qu’un contrefacteur a utilisé un processus de fabrication illicite pour les puces en silicium, mais a cessé après quelques années, ce processus étant devenu obsolète après le développement d’un nouveau processus plus performant.

Exigences en matière de notification et de marquage de brevet

Un deuxième problème susceptible de limiter les réparations du propriétaire du brevet concerne la clause 35 U.S.C. Section 287, loi sur le marquage. La loi sur le marquage vise à informer le public sur un brevet, qu’il ait été concédé ou qu’il soit en attente d’homologation. Cela peut se faire par un avis constructif ou un avis réel. L’avis constructif exige que le propriétaire du brevet et ses titulaires de licence ajoutent le mot « Patent » (ou « Pat. »), ainsi que le numéro du brevet, sur le produit ou son emballage. En 2011, la loi a été mise à jour pour permettre un « marquage de brevet virtuel » permettant aux entreprises d’associer leurs brevets à des produits sur une page Web ; c’est un outil précieux pour les fabricants de petits produits portables. L’avis réel, en revanche, nécessite une accusation affirmative de contrefaçon par le produit ou le dispositif du défendeur. En règle générale, les propriétaires de brevets peuvent fournir un avis réel en menaçant d’entamer des poursuites en justice ou en déposant une plainte.

Il existe un ensemble complexe de règles qui dictent les cas où un avis est requis et où son omission peut avoir un impact sur les dommages-intérêts.[1] Bien que les limitations de marquage offrent une certaine flexibilité, le propriétaire d’un brevet est généralement tenu de marquer ses numéros de brevet sur les produits incorporant un brevet qui sont fabriqués, vendus, proposés ou importés aux États-Unis par sa société ou le preneur de licence.

Il convient de noter que la loi sur le marquage s’étend aux titulaires de licence. Cela implique donc qu’un propriétaire de brevet peut perdre le droit de percevoir des dommages-intérêts historiques s’il ne fait pas respecter les dispositions en matière de marquage de ses contrats de licence. Un manquement à cet égard permettrait à un contrefacteur de faire valoir qu’il n’a pas été correctement informé du brevet en cause.

Droits de tiers

Les propriétaires de brevets doivent également être informés de toute modification importante apportée aux revendications d’un brevet après sa concession, ce qui soulève la question des droits de tiers. Lorsque les revendications d’un brevet sont modifiées de manière substantielle au cours d’une procédure postérieure à sa concession (réémission, réexamen ou examen inter partes), le défendeur peut être dégagé de toute responsabilité quant aux revendications initialement émises. La logique des droits de tiers consiste en un changement de fond des revendications et est traitée comme une présomption irréfutable que les revendications initiales étaient matériellement entachées de vices majeurs.[2] La modification substantielle des revendications dans une procédure postérieure à la concession du brevet peut avoir pour effet d’effacer des années de dommages et, dans certains cas, de faire perdre des millions de dollars.

Récemment, les contrefacteurs accusés ont demandé de plus en plus le réexamen des brevets revendiqués en complément d’une action en justice, cela ayant un faible coût relatif et un fort impact potentiel. Cela peut entraîner des modifications des revendications, mais n’élargira pas la portée des revendications. De même, les titulaires de brevet peuvent demander une réémission, ce qui leur permet de demander la réémission d’un brevet sur la base des erreurs commises lors du dépôt initial et de l’action en justice initiale.

Du point de vue économique, l’élargissement ou la réduction du libellé et de la portée des revendications peut avoir un effet direct sur les dommages-intérêts éventuels pouvant être accordés à un demandeur. L’impact exact est circonstanciel, selon les spécificités de chaque demande de réémission et de réexamen. Toutefois, nous prévoyons que ces problèmes soient de plus en plus fréquents à mesure que le coût des contentieux augmente. 

Interdiction des réparations multiples – Le paradoxe du portefeuille

Quand un particulier achète un titre unique pour 100 dollars, nous savons qu’il a gagné 100 dollars en valeur de portefeuille. De même, lorsqu’un individu achète plusieurs actions, nous comprenons que la valeur de son portefeuille augmente du même multiple. En revanche, les dommages liés à un brevet ne suivent pas nécessairement le même processus multiplicatif. En fait, si plusieurs brevets liés sont revendiqués ensemble dans le cadre d’un même litige, les dommages ne peuvent être incrémentiels que si le propriétaire du brevet avait revendiqué un seul brevet. En effet, lorsque des actions en contrefaçon découlent d’un ensemble de faits similaires, il ne peut y avoir qu’une seule réparation au titre de dommages-intérêts et non des réparations multiples. Par exemple, il est possible que les dommages-intérêts au titre des bénéfices perdus finissent par être identiques si le défendeur est tenu responsable de la violation d’un brevet ou de plusieurs brevets, car le demandeur ne peut récupérer ses profits perdus qu’une seule fois. En outre, certains experts peuvent évaluer de manière conservatrice des dommages-intérêts raisonnables liés aux redevances sur une « base de portefeuille », car les bénéfices économiques associés à un brevet peuvent être identiques ou équivalents aux bénéfices associés à un brevet parent/enfant.

Vérifiez vos dommages au préalable

Dans de nombreuses évaluations préalables à un litige, un conseiller juridique est initialement engagé pour des raisons de responsabilité (validité et violation). Ensuite, juste avant la finalisation d’un contrat, le conseiller juridique est invité à évaluer l’ampleur potentielle des dommages, généralement dans un intervalle de temps limité, seulement pour découvrir qu’il peut y avoir des problèmes significatifs liés aux dommages, comme l’absence de marquage ou de droits de tiers ayant un impact négatif sur la valeur. Dans l’idéal, ces questions font l’objet d’une enquête et sont abordées au début de l’évaluation du dossier afin que le conseiller juridique connaisse toutes les contraintes économiques.

Des avocats et des consultants expérimentés en droit des brevets peuvent aider les propriétaires de brevets à définir, évaluer et analyser leur portefeuille de brevets. En fin de compte, l’ampleur et la profondeur de ces enquêtes devraient être proportionnelles à la valeur que chaque brevet apporte à une opportunité de monétisation.


  1. Kenyon et al, « Patent Damages Law & Practice », 1:24.
  2. C. Gregory Gramenopoulos et Elliot C. Cook, « Divine Intervention: Intervening Rights Based on Post-Grant Examination, Before and After the Leahy-Smith America Invents Act (AIA) », CIPA Journal, Juin 2012.

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